MARCHI & BREVETTI

30 settembre 2013

Le regole fondamentali del sistema brevettuale

di Giuseppe Caforio

Nell’ultimo periodo vi è un sensibile aumento dell’interesse di imprese e privati verso il sistema brevettuale, che ha portato ad un incremento dei depositi delle domande di brevetto, in special modo di quelle per invenzione. Più in generale è cresciuta l’attenzione all’intera materia della proprietà intellettuale e industriale.

La proprietà intellettuale e industriale  tutela la capacità inventiva da parte dell’ideatore della stessa nei confronti di tutti, rientrando in tale nozione i beni intangibili e immateriali, a cui sono associabili valori economici che frequentemente superano il valore materiale degli oggetti in cui sono incorporati.
La casistica normativa individua:
□ i diritti di proprietà industriale, che comprendono i brevetti per invenzione industriale e i marchi;
□ i diritti provenienti da attività intellettuali come il know-how, le nuove specie di piante, i disegni e i modelli.
La protezione è assicurata a livello nazionale ed internazionale da numerose convenzioni e trattati, capostipite dei quali è la “Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale”, risalente al 1883.

Viene definita invenzione la soluzione, nuova ed originale, di un problema tecnico che possa avere applicazione in campo industriale e che apporti un progresso rispetto alla tecnica e alle cognizioni preesistenti. L’invenzione è qualcosa che non c’era e pertanto non è una scoperta, che concettualmente è identificabile come il rinvenimento di qualcosa già esistente in natura.
I motivi che devono spingere alla tutela delle invenzioni sono molteplici, alcuni più indicati per il mondo industriale, ma altri sicuramente validi anche per gli enti pubblici e i singoli soggetti che fanno ricerca.
L’idea alla base del sistema brevettuale è che tale strumento dovrebbe essere usato dalle imprese e dagli enti che fanno ricerca per supportare l’innovazione, la crescita e la qualità della vita a beneficio di tutti. In linea di principio, infatti, proteggere un’invenzione, acquisendo un diritto di esclusiva sull’idea, tutela gli investimenti fatti ed incoraggia quindi l’applicazione concreta e la diffusione sul mercato. Sostanzialmente sono due i modi per proteggere un’idea: il segreto o la brevettazione. Queste due forme spesso si compensano e raramente si escludono.
Per il segreto, le procedure sono a “discrezione” del titolare della conoscenza e risulta più complessa la tutela in caso di contraffazione: se si verifica una divulgazione, la conoscenza è utilizzabile dai terzi che senza alcuna violazione sanzionabile delle procedure di segretezza abbiano ricevuto informazioni.
Con il deposito di una domanda di brevetto, invece, si è legalmente protetti dal giorno effettivo di deposito, indipendentemente dalla successiva conoscenza da parte di terzi della soluzione brevettata.

Un brevetto è un contratto tra il richiedente e lo Stato nel quale il richiedente si impegna a mettere l’invenzione a disposizione del pubblico dopo un congruo periodo di tempo, mentre lo Stato gli concede un diritto di esclusiva per lo sfruttamento dell’invenzione.
Concretamente il brevetto è un documento tecnico-legale costituito da una relazione tecnica contenente una descrizione dettagliata dell’invenzione e da rivendicazioni che definiscono gli aspetti dell’invenzione per i quali si richiede protezione.
La protezione legale derivante da brevetto è soggetta a limiti temporali (20 anni per il brevetto industriale, che possono essere portati a 25 solo per i brevetti in campo farmaceutico) e geografici (la tutela è limitata alla/e nazione/i in cui si è depositata la domanda).

In tutti i sistemi internazionali i requisiti essenziali di brevettabilità di un'invenzione sono:

• La novità: un’invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica. Da questo si deduce che è nuovo tutto ciò che non è stato in alcun modo divulgato. La novità è un concetto assoluto e oggettivo e pertanto è un dato che può essere, entro certi limiti, accertato. È buona norma fare un’attenta ricerca di anteriorità (prior art) prima di depositare una domanda di brevetto.
• L’attività inventiva: un’invenzione soddisfa tale requisito se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. Questo requisito è conosciuto anche con il termine di non ovvietà. A differenza della novità, l'attività inventiva è un requisito soggettivo ed interpretabile secondo il punto di vista degli esaminatori delle domande di brevetto. Per questo motivo le contestazioni sull’attività inventiva possono essere in genere più facilmente superate di quelle riguardanti la novità.
• L’industrialità: un’invenzione è considerata atta ad avere un’applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere d’industria, compresa quella agricola.
• La sufficiente descrizione: nel testo del brevetto, l'invenzione deve essere descritta in modo tale da consentire ad altri di riprodurla. È interessante segnalare che per la legge americana si è obbligati a descrivere il “best mode”, cioè il miglior modo possibile per attuare l’invenzione.

Probabilmente per non porre limiti alla creatività degli inventori non si trova mai un elenco di cosa sia possibile brevettare, mentre in tutte le nazioni esistono liste di cose (più o meno comuni) che non possono costituire oggetto di brevettazione.
In Italia (e in Europa) non si possono brevettare:

• le scoperte;
• le teorie e i metodi matematici;
• i piani, i metodi per attività intellettuali, commerciali e per gioco;
• i software (in quanto tali);
• la presentazione di informazioni;
• invenzioni contro l’ordine pubblico;
• le razze animali e vegetali (che si possono tutelare in altro modo);
• inoltre in Europa, a differenza degli USA, non sono brevettabili i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale.

Per un inventore italiano è possibile depositare la prima domanda di brevetto (domanda prioritaria) sia in Italia, all'Ufficio Brevetti e Marchi, sia all'estero. La domanda prioritaria, che se non estesa all'estero condurrà ad un brevetto valido solamente nel paese in cui è stata depositata, è così definita in quanto la sua data di deposito (data di priorità) potrà essere rivendicata in successive domande depositate all'estero.

La Convenzione di Parigi ha stabilito che chi abbia depositato per la prima volta una domanda di brevetto in uno Stato della Convenzione ha un anno di tempo per depositare domande corrispondenti in altri Stati e gli effetti di tali domande, per quello che riguarda la divulgazione ed anticipazione di altri brevetti, partono dalla data di deposito della prima domanda (Priorità). In pratica grazie a questa convenzione si hanno 12 mesi di tempo dalla data del primo deposito per depositare all'estero le domande corrispondenti.
Un primo deposito italiano può essere conveniente per quelle invenzioni che necessitano di un’immediata protezione (es. nuove molecole), ma che allo stesso tempo necessitano di ulteriori messe a punto ed approfondimenti e che pertanto richiedono tempo per poter essere meglio definite. Inoltre la legge italiana consente (prima della cessione del brevetto, cioè entro almeno tre anni dal deposito) di correggere, integrare anche con nuovi esempi o limitare la descrizione, le rivendicazioni o i disegni originariamente depositati, purché l'oggetto del brevetto non si estenda oltre il contenuto della domanda iniziale.
Fino agli inizi degli anni '70 la domanda prioritaria veniva estesa paese per paese, mediante singoli depositi nazionali. Da allora, grazie alla Convenzione sul brevetto europeo (oggi comprensiva di 30, più altri 5 Stati a statuto speciale), nella quasi totalità dei casi l'estensione avviene depositando un'unica domanda presso l'Ufficio Brevetti Europeo, il quale dopo il superamento di un attento esame sostanziale, concede un brevetto europeo che però ad oggi non ha validità sovranazionale e deve essere nuovamente convalidato nei diversi paesi europei nei quali si desidera avere protezione.
A 6/8 mesi dal deposito di una domanda di brevetto europeo il titolare della domanda di brevetto riceverà un "Rapporto di ricerca", cioè una segnalazione di documenti anteriori ricollegabili all'oggetto della domanda di brevetto e che possono essere lesivi della novità e dell’attività inventiva, accompagnato da una "Opinione preliminare". Tali documenti sono utili strumenti per capire la “bontà” dell’invenzione con sufficiente anticipo per prepararsi alla fase di esame della domanda di brevetto, durante la quale i titolari dovranno rispondere a eventuali opposizioni.
Nel sistema americano vige il principio del “first to invent” e non “first to file”: è cioè sufficiente dimostrare di essere arrivati per primi ad un invenzione (anche se è stata depositata da altri) per averne riconosciuta la paternità, contrariamente agli altri sistemi brevettali dove chi prima deposita la domanda di brevetto acquisisce il diritto di monopolio. Inoltre, in caso di predivulgazione talvolta si può ricorrere al deposito di una domanda di brevetto americana: infatti negli USA è consentito depositare una domanda entro un anno dall’avvenuta divulgazione (grace period). Resta inteso però che tale domanda non potrà essere estesa in altre nazioni. Infine, negli USA il diritto al deposito spetta all’inventore, anche se dipendente di impresa privata, che provvederà poi a trasferire il diritto al datore di lavoro, generalmente per una cifra simbolica.
Utilizzata ormai su larghissima scala, la procedura Patent Cooperation Treaty, conosciuta come "domanda P.C.T.", costituisce una sorta di "prenotazione" per i vari paesi aderenti (136 al 1/01/07) nei quali potrà avvenire – entro un termine di 30/31 mesi dalla data di priorità – il vero e proprio deposito nazionale. Secondo la convenzione PCT, l'Europa è considerata un singolo paese, nel senso che al momento della decisione la domanda PCT si trasformerà in una "domanda europea". Per quanto  riguarda i vantaggi della procedura PCT, oltre a concedere un lasso di tempo relativamente lungo prima di impegnarsi economicamente nel deposito di brevetti in diverse nazione, fornisce anch’essa un rapporto di ricerca corredato da un commento scritto (written opinion) dell’esaminatore che rappresenta un parere preliminare sul brevetto. È possibile poi richiedere, dopo pagamento di un apposita tassa, un "Esame Preliminare". L’esito di questo esame, che non ha alcuna ripercussione sulle procedure successive di brevettazione, può comunque essere utile per valutare la validità di un brevetto e quindi per evitare le spese di nazionalizzazione. Un brevetto viene pubblicato, cioè “reso disponibile al pubblico”, dopo 18 mesi dalla data del primo deposito.
Il deposito della domanda di brevetto deve essere considerato un punto di partenza. Una volta che l’invenzione è protetta, sarà quindi cura dell’inventore cogliere tutte le opportunità a disposizione (fiere, eventi, newsletter, articoli) per promuovere l’idea.
In tutte queste fasi, come nelle successive, è assolutamente indispensabile la collaborazione tra gli inventori e le figure di riferimento denominate “business developer”, necessarie per rappresentare in maniera idonea il valore del brevetto, soprattutto ai potenziali investitori e /o acquirenti. Inoltre è importante, anche dopo l’avvenuta pubblicazione della domanda di brevetto, firmare un accordo di segretezza con ogni terzo interessato ad acquisire informazioni sul brevetto.

In sostanza, se da un lato può far piacere avere riconosciuto il titolo di inventore nell’ambito del rilascio di un brevetto, dall’altro è fondamentale attivarsi per rendere economicamente sfruttabile l’invenzione protetta, attraverso l’inserimento nel ciclo produttivo.

Del resto la funzione del brevetto è quella di contribuire da un lato a ristorare l’inventore dei costi sostenuti per il raggiungimento del risultato e dall’altro di incentivare il progresso tecnico della collettività.

 

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