MARCHI & BREVETTI
10 febbraio 2016
L’adesione dell’Italia al Brevetto Europeo ad effetto unitario – Prime Riflessioni
di Giuseppe Caforio
Premessa
La Commissione Europea, con una Decisione dello scorso 30 settembre 2015, ha annunciato l’adesione ufficiale dell’Italia al Brevetto Unitario Europeo. Dopo le ritrosie del Paese, determinate dal trilinguismo della disciplina, l’Italia è divenuto il ventiseiesimo Stato dell’Unione a far parte della cooperazione rafforzata in materia. Considerato che l’Italia è il quarto maggior mercato europeo in termini di brevetti concessi, la Decisione rende ancora più interessante per le aziende e gli inventori l'utilizzo di una sola procedura per la registrazione di un titolo brevettuale.
La nascita del Brevetto Europeo ad effetto unitario ed i Regolamenti istitutivi
Nel 2011 la Commissione Europea presentava due proposte legislative volte alla creazione del Brevetto Europeo Unitario al fine ridurre notevolmente i tempi ed i costi delle procedure volte all’ottenimento dei brevetti negli Stati membri dell’Unione Europea.
La Commissione procedeva con tale proposta per superare le distonie del Brevetto Europeo [2], sino ad oggi coesistito in Italia con il sistema nazionale di brevettazione [2], il quale prevede una procedura unificata a livello sovranazionale solo in fase di deposito, esame, concessione e opposizione. Dopo la concessione, infatti, il Brevetto Europeo deve essere convalidato nei Paesi nei quali il titolare vuole mantenerlo efficace, ciò significando che si dovrà procedere con una traduzione del brevetto nella lingua ufficiale del Paese e pagare per ogni singolo Stato una tassa annuale per gli anni a venire, trasformandosi dunque in una molteplicità di brevetti.
Inoltre, nel sistema del brevetto europeo, dopo la concessione e trascorsi i termini per un’eventuale opposizione, sono le corti dei singoli Paesi contraenti ad essere competenti nei giudizi di contraffazione e di revoca, le cui sentenze hanno efficacia solo per l’ambito di competenza territoriale dell’organo giudicante, con grande incertezza per chi opera sul mercato sovranazionale.
I Regolamenti (UE) n. 1257/2012 e n. 1260/2012 del 17 Dicembre 2012 superano queste problematiche dopo decenni di proposte provenienti sempre dalla Commissione Europea e rappresentano l’avvio di una procedura che trova una sua fase di sviluppo anche nell’Agreement on a Unified Patent Court firmato a Bruxelles il 19 febbraio 2013 in seno al Consiglio dell’Unione Europea (con la sola eccezione di Bulgaria, Polonia, Spagna).
Tali normative istituiscono il Brevetto Europeo con effetto unitario, il quale garantisce protezione uniforme in tutti gli Stati membri (dalla data di pubblicazione del titolo sul bollettino EPO [3] e prevedono un regime di traduzione in una delle tre lingue di lavoro dell’Ufficio (inglese, francese o tedesco), con traduzione delle rivendicazioni nelle altre due.
Seppur l’Italia avesse firmato l’Accordo istitutivo della Corte unificata del 2013, non aderiva ai Regolamenti istitutivi del Brevetto Europeo ad effetto unitario, tanto che il rifiuto del nostro Paese, accompagnato da quello della Spagna, portavano i restanti Paesi ad avviare una cooperazione rafforzata [4] tra gli Stati consenzienti.
La disciplina sostanziale
Nell’entrare più specificatamente nella disciplina alla base del Brevetto Europeo ad effetto unitario, si deve anzitutto precisare che mentre il Regolamento 1257/2012 regola la cooperazione rafforzata tra gli Stati membri aderenti, il successivo Regolamento 1260/2012 detta le norme circa il regime di traduzione.
L’articolo 1 del Regolamento 1257/2012 specifica che “un brevetto europeo concesso con la stessa serie di rivendicazioni con riguardo a tutti gli Stati membri partecipanti beneficia di un effetto unitario in detti Stati membri, a condizione che il suo effetto unitario sia stato registrato nel registro per la tutela brevettuale unitaria”. Esso, pertanto, ha pari efficacia in tutti gli Stati membri partecipanti, anche relativamente alle eventuali limitazioni, trasferimenti, ovvero revoche ed estinzioni. Quanto alle concessioni delle licenze invece, possono essere limitate relativamente ad una parte del territorio.
Tale circostanza è tale per cui caratteristica fondamentale del nuovo istituto è l’uniformità della sua tutela e della sua efficacia in tutto il territorio degli Stati ad esso aderenti.
Diretta conseguenza di tale uniformità è il riconoscimento ai sensi dell’art. 7 del Regolamento 1257/2012 dell’equiparazione del brevetto europeo con effetto unitario al brevetto nazionale [5].
Con il Regolamento di cui si tratta vengono disciplinati altresì, i compiti dell’Ufficio Europeo Brevetti (UEB), il quale oltre a gestire le richieste ed il registro per la tutela brevettuale unitaria, si occupa di pubblicare le traduzione e di riscuotere le tasse di rinnovo. Nella sostanza tale ufficio svolge i compiti amministrativi, seppur con l’aiuto degli Stati membri partecipanti che garantiscono il rispetto del presente regolamento nell’adempimento degli obblighi internazionali assunti in forza della CBE nonchè la governance e la sorveglianza delle attività relative ai compiti dell’Ufficio suddetto.
Nel Regolamento infine, oltre alle disposizioni finanziare si evidenzia come non sia pregiudicata l’applicazione del diritto della concorrenza e delle norme relative alla concorrenza sleale.
La questione linguistica e la posizione della Corte di Giustizia
Il Regolamento dell’Unione Europea 1260/2012, come sopra accennato, ha come oggetto il regime di traduzione applicabile al sistema del brevetto europeo ad effetto unitario.
È proprio tale fonte comunitaria ed in particolare l’art. 3 ad aver determinato l’iniziale negazione all’adesione da parte dell’Italia ed il persistente rifiuto della Spagna.
Tale norma prevede l’eliminazione della fase di traduzione del brevetto nella lingua del Paese rispetto al quale è richiesta l’efficacia dello stesso. Infatti, il Brevetto Europeo ad effetto unitario, una volta esaminato e concesso in una delle tre lingue “ufficiali” (inglese, francese, tedesco), con traduzione delle rivendicazioni nelle altre due, è così pubblicato e acquisisce validità in tutti gli Stati aderenti al meccanismo [6].
La Corte di Giustizia con le recenti sentenze del 5 maggio 2015 respingeva i detti ricorsi della Spagna con cui veniva chiesto alla Corte di Lussemburgo, l’annullamento dei due Regolamenti suddetti concernenti tale pacchetto, vale a dire quello sull’istituzione di una tutela brevettuale unitaria (causa C-146/13) e quello sul regime di traduzione (causa C-147/13).
Quanto al secondo ricorso, avverso il Regolamento 1260/2012, la Spagna deduceva la violazione del principio di non discriminazione fondata sulla lingua, dato che il regime linguistico da esso costituito, lederebbe i soggetti la cui lingua non rientra tra quelle ufficiali dell’Ufficio europeo dei brevetti.
In particolare la Spagna sosteneva che qualsiasi eccezione al principio dell’eguaglianza tra le lingue ufficiali dell’Unione non può essere giustificata solo ed unicamente sulla base di criteri economici.
La Corte di Lussemburgo seppur constati un differente regime di trattamento tra le lingue dell’Unione Europea, evidenzia l’obiettivo prioritario e legittimo del Regolamento di cui la Spagna chiede l’annullamento: creare un regime di traduzione semplice e uniforme per il Brevetto Europeo ad Effetto Unitario e agevolare in tal modo l’accesso alla tutela offerta dal brevetto, in particolare per le piccole e medie imprese.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, inoltre, ritiene il regolamento proporzionato nel bilanciamento degli interessi ad esso sottesi. Da un lato vengono preservati gli interessi dei soggetti che richiedono il brevetto, dall’altra quelli degli altri operatori economici relativamente all’accesso alle traduzioni dei documenti che concedono diritti o ai procedimenti che coinvolgono diversi operatori economici, e ciò mediante l’istituzione di vari meccanismi (in particolare, un regime di compensazione per il rimborso dei costi di traduzione, un periodo transitorio fino a quando sarà disponibile in tutte le lingue ufficiali dell’Unione un sistema di traduzione automatica di alta qualità e la traduzione integrale del Brevetto per gli operatori sospettati di contraffazione in caso di controversia).
La giurisdizione unificata: l’Unified Patent Court
Ai due Regolamenti istitutivi del brevetto europeo ad effetto unitario, ha fatto seguito un Accordo raggiunto in seno al Consiglio dell’Unione Europea, istitutivo di un organismo giudicante sovranazionale con competenza anche riguardo le questione relative al brevetto europeo tradizionale: l’Unified Patent Court.
Tale organo, nel rispetto delle competenze attribuite alle istituzioni dell'Unione e degli Stati membri, essenziali alla salvaguardia del diritto stesso dell'Unione, come qualsiasi organismo giudiziario degli Stati, coopererà con la Corte di giustizia per garantire la corretta applicazione ed interpretazione uniforme del diritto dell'Unione, tramite il meccanismo del rinvio pregiudiziale.
Gli Stati membri saranno congiuntamente e solidalmente responsabili dei danni derivanti da violazioni del diritto dell'Unione commesse dalla Corte di secondo grado dei brevetti, qualora non rispetti il diritto dell’Unione Europea.
Quanto all’organizzazione dell’organo giudicante, rinveniamo al centro l’Unified Patent Court a composizione multinazionale costituita da un Tribunale, una Corte di appello ed una Cancelleria. Il Tribunale di primo grado, con sede centrale a Parigi, ha due sedi distaccate a Londra e Monaco, oltre alle divisioni locali e regionali [7], mentre la Corte di secondo grado avrà sede in Lussemburgo.
La composizione degli organi giudicanti è tale per cui sia garantita una commistione tra giuristi e tecnici, la cui nomina è riservata ad una Commissione costituita da un rappresentante per ciascun Pese aderente e dalla Commissione come osservatrice.
All’articolo 32 dell’Accordo istitutivo l’Unified Patent Court, vengono elencate le azioni promuovibili dinanzi all’organo e di cui lo stesso ha competenza esclusiva. Tra tutte assume particolare rilevanza l’azione di accertamento della contraffazione e di minaccia di contraffazione di brevetti e certificati complementari.
Oltre a ciò l’esclusività della competenza dell’organo istituendo concerne le azioni cautelari (misure provvisorie, conservative della prova ed ingiunzioni); le azioni dirette e riconvenzionali di invalidità (actions for revocation); le azioni di danni ed indennizzi dipendenti dalla protezione provvisoria conferita dalla pubblicazione della domanda; le azioni riguardanti l'uso dell'invenzione (o la priorità) prima della concessione del brevetto; le azioni per la determinazione dell'indennizzo in ipotesi di licenza di diritto; le azioni riguardanti i provvedimenti dell'European Patent Office nello svolgimento dei compiti amministrativi nel quadro della organizzazione europea dei brevetti.
Per le azioni di contraffazione la controversia va radicata innanzi alle divisioni locali/regionali [8]. Competente territorialmente è alternativamente o la divisione locale/regionale in cui ha sede il convenuto, ovvero quella dove si è verificato l’evento (forum commissi delicti) [9], in totale conformità con quanto statuito dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea sul Regolamento n. 44/2001.
Oltre alle azioni di revoca del brevetto, la divisione centrale ha competenza circa le azioni di accertamento negativo della contraffazione, al fine di evitare che il presunto contraffattore radichi il giudizio ove ha la sua sede. Al fine di evitare la litispendenza internazionale, ove sia già pendente l'azione di contraffazione, quella di accertamento negativo andrà proposta obbligatoriamente presso la divisione locale/regionale mentre, ove sia promossa ex ante azione di non contraffazione avanti alla divisione centrale, il relativo giudizio andrà sospeso una volta iniziato entro tre mesi il giudizio di contraffazione avanti alla divisione locale/regionale.
I provvedimenti emessi dall’organo giurisdizionale unificato, siano essi cautelari [10] o di merito [11], non necessitano di alcun exequatur per la loro autorizzazione. Inoltre quanto affermato nel provvedimento dalla Corte, ha efficacia su tutto il territorio dei paesi contraenti
Note conclusive
Il sistema delineato presenta delle criticità tali che hanno indotto il nostro Paese ad aderirvi solo in un secondo momento, alla fine del 2015.
La questione linguistica è il primo motivo di dubbi, sia per quel che riguarda la fase di deposito del brevetto, sia per quel che riguarda l’eventuale contenzioso che andrà instaurato, almeno dinanzi alla divisione centrale, nella lingua in cui il brevetto è stato presentato.
Se è pur vero, quindi, che è evidente una discriminazione linguistica è vero anche che restare fuori dal disegno prospettato in ambito euro unitario per la tutela brevettuale, avrebbe potuto comportare un forte pericolo per le imprese italiane.
Se l’operatore economico italiano ha la benché minima intenzione di espandersi all’estero, infatti, lo può fare solo se ha la garanzia che il suo prodotto possa essere considerato concorrenziale rispetto a quello degli altri.
La rinuncia a partecipare al sistema europeo della protezione della proprietà industriale avrebbe comportato rinunciare a prendere parte al fertile sistema economico europeo.
Anche perché non si deve dimenticare che chi deposita un brevetto, tendenzialmente procede alla nazionalizzazione dello stesso quantomeno in tre o quattro stati. Con l’adesione al sistema del brevetto europeo ad effetto unitario, non avrà tale preoccupazione in quanto la tutela del diritto si estende in un territorio che copre il 90% dell’Europa.
Dunque, se da una parte è indubbio che il regime adottato presenti dei profili problematici e discutibili, d’altra parte se le imprese italiane vogliono pensare di operare nel resto dell'Europa con prodotti avanzati, è inevitabile l’adesione allo stesso [12].
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[1] Sotto la denominazione di "brevetto europeo" non si indica un titolo unitario, ma una procedura unificata volta al rilascio di un fascio di brevetti nazionali, ideata al fine di ovviare al problema dei depositi plurimi e regolamentata in virtù della Convenzione sul Brevetto Europeo di Monaco del 5 ottobre 1973 (FOGLIA G., Profili di tutela cautelare del brevetto europeo, Dir. Industriale, 2003, 1, 48).
[2] Il Brevetto Europeo rimarrà in vigore nei Paesi aderenti alla Convenzione di Monaco, ma non alla cooperazione rafforzata creatasi per il Brevetto Europeo ad effetto unitario.
[3] Brevetto assimilato nella sua totalità ad un brevetto nazionale di ciascuno Stato e destinato - solo nei confronti di tutti - ad essere limitato, trasferito, licenziato, revocato ovvero estinguersi od esaurirsi nei diritti di esclusiva che attribuisce (SCUFFI M., Il brevetto europeo con effetto unitario e l’unified patent court, Dir. Industriale, 2013, 2, 156).
[4] Con sentenza 16 aprile 2013, resa nelle cause riunite C‑274/11 e C‑295/11, la Corte di Giustizia dell’UE, Grande Sezione, ha respinto i ricorsi di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE, proposti il 30 e 31 maggio 2011, contro la decisione 2011/167/UE del Consiglio del 10 marzo 2011 che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria.
[5] “Un brevetto europeo con effetto unitario, in quanto oggetto di proprietà, è considerato nella sua totalità e in tutti gli Stati membri partecipanti come un brevetto nazionale dello Stato membro partecipante in cui tale brevetto abbia effetto unitario e nel quale, in base al registro europeo dei brevetti: a) il richiedente aveva la residenza o la sede principale di attività alla data di deposito della domanda di brevetto europeo; o b) se la lettera a) non si applica, il richiedente aveva una sede di attività alla data del deposito della domanda di brevetto europeo.”
[6]Si precisa però che ai sensi dell’art. 4 del Reg. 1260/2012 “In caso di controversia relativa ad una presunta contraffazione di un brevetto europeo con effetto unitario, il titolare del brevetto fornisce, su richiesta e secondo la scelta di un presunto contraffattore, una traduzione integrale del brevetto europeo con effetto unitario in una lingua ufficiale dello Stato membro partecipante nel quale ha avuto luogo la presunta contraffazione o dello Stato membro nel quale è domiciliato il presunto contraffattore. In caso di controversia riguardante un brevetto europeo con effetto unitario, il titolare del brevetto fornisce nel corso del procedimento giudiziario, su richiesta del tribunale competente negli Stati membri partecipanti per le controversie riguardanti i brevetti europei con effetto unitario, una traduzione integrale del brevetto nella lingua utilizzata nel procedimento dinanzi a tale tribunale. Il costo delle traduzioni di cui ai paragrafi 1 e 2 è a carico del titolare del brevetto. In caso di controversia riguardante una domanda di risarcimento, il tribunale adito valuta e prende in considerazione, in particolare se il presunto contraffattore è una PMI, una persona fisica o un'organizzazione senza fini di lucro, un'università o un'organizzazione pubblica di ricerca, se il presunto contraffattore abbia agito senza sapere o senza avere motivi ragionevoli di sapere che stava violando il brevetto europeo con effetto unitario, prima di poter disporre della traduzione.”
[7]L’Italia dovrebbe essere la sede di una divisione regionale, in virtù del volume di affari delle Sezioni Specializzate interne, che si occupi anche del contenzioso insorto in seno ai paesi balcanici.
[8] Nel luogo ove è stato instaurato il giudizio di contraffazione andranno poi incardinate le azioni riconvenzionali di invalidità e la divisione locale/regionale - dopo aver sentito le parti - avrà a disposizione una triplice opzione:
1. deciderle unitamente a quelle di contraffazione previa richiesta di assegnazione al panel di un giudice tecnico proveniente dal pool (con qualificazione ed esperienza nel campo interessato dalla controversia);
2. trasferirle separatamente alla Camera centrale sospendendo il giudizio di contraffazione;
3. rimettere l'intero giudizio alla decisione della Camera centrale sull'accordo delle parti.
Le azioni di invalidità pendenti non potranno impedire l'esercizio di azioni di contraffazione in sede locale che andranno - peraltro - accompagnate dall'informativa alla Corte sull'eventuale esistenza di procedure di revoca, opposizione o limitazione pendenti avanti all'EPO con richieste acceleratorie di esame suscettibili di determinare la sospensione del processo in attesa della decisione dell'Ufficio.
[9] Quest’ultimo criterio è l’unico utilizzabile in caso di presunto contraffattore che abbia sede o domicilio fuori dai paesi contraenti.
[10] Si precisa che i provvedimenti cautelari possono essere concessi anche inaudita altera parte.
[11] Le decisioni di merito, oltre le declaratorie di contraffazione o invalidità, possono essere anche tese alla riparazione ovvero al risarcimento del danno.
[12] In tal senso si veda anche FRANZOSI M., Corte Brevettuale unificata, brevetto unificato: che fare? Dir. Industriale, 2014, 1.
